- 【2024-12-03】產品市場銷量大但技術方案實施不具有正向價值引導不應認定為專利法意義上的商業成功
產品市場銷量大但技術方案實施不具有正向價值引導不應認定為專利法意義上的商業成功
——（2021）最高法知行終847號
近期，最高人民法院知識產權法庭審結一起“手機計步器”實用新型專利權無效行政糾紛上訴案件，明確了基于商業成功對發明創造授予專利權的合理性基礎是技術方案的實施能夠創造較高的社會經濟價值，如果專利技術方案的實施不具有正向價值引導，不符合主流的社會規范和期待，即使專利產品市場銷量大，也不足以認定其獲得專利法意義上的商業成功。
該案中，包某系一種名稱為“手機計步器”的實用新型專利的專利權人。涉案專利權利要求1為：“一種手機計步器，其特征在于：包括底座、帶手機固定放置空間的搖擺架以及驅動搖擺架擺動的電磁驅動裝置，所述搖擺架可擺動的設置于底座上，所述電磁驅動裝置包括固定在搖擺架上的永磁塊以及可通電產生與永磁塊對應磁極相同的電磁發生器，電磁發生器的電磁線圈位于永磁塊下方。”張某對涉案專利提出無效宣告請求，國家知識產權局對此作出無效宣告請求審查決定（以下簡稱被訴決定），認定涉案專利權利要求1不具備創造性，并宣告該權利要求無效。包某向北京知識產權法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定，判令國家知識產權局重新作出審查決定。一審判決駁回包某的訴訟請求。包某不服一審判決，向最高人民法院提起上訴，主張“手機計步”系涉案專利與最接近的現有技術的區別特征，解決了輔助手機進行自動計步這一新的技術問題，現有技術并未對此給出技術啟示；并且，涉案專利產品或未經許可實施涉案專利的產品在淘寶/天貓、京東、拼多多等電商平臺銷量巨大，取得了巨大的商業成功，應認定其具備創造性。故請求法院撤銷被訴決定及一審判決。
最高人民法院二審認為：發明創造是否具備創造性，通常應當采用“三步法”進行判斷。“三步法”是從技術貢獻的角度評價發明創造對現有技術是否作出了實質性貢獻，要求發明創造要區別于現有技術，且該區別對本領域技術人員達到了“非顯而易見”的程度。涉案專利的主題名稱雖然為“手機計步器”，但判斷用途限定的主題名稱對實用新型專利權的保護范圍是否具有實際限定作用，應當考慮該限定的用途與權利要求的技術內容之間的關系、是否隱含了要求保護的產品具有某種特定形狀、構造。如果主題名稱所限定的用途與權利要求的技術內容不相適應或對要求保護的產品形狀、構造沒有實質性影響，則對實用新型專利權的保護范圍不具有實際限定作用，不能構成要求保護的技術方案與最接近的現有技術的區別特征。涉案專利所要求保護的技術方案通過電磁驅動裝置產生的磁力和搖擺架自身重力的交互作用，使放置在搖擺架上的手機自動搖晃，其本身并不具有計步的功能和效果。能否實現計步功能，并非由本專利所要求保護的技術方案決定，而是由放置在本專利產品上的手機所配置的軟件及硬件決定。故涉案專利權利要求1的技術內容實質上是“一種自動搖晃手機的裝置”，主題名稱中的“計步器”與權利要求的技術內容不相適應，對產品本身的形狀、結構也不具有任何影響，對專利權保護范圍不具有實際限定作用，不構成本專利與最接近的現有技術的區別特征，進而也不能對新穎性、創造性的判斷產生影響。
商業成功是從經濟激勵的角度對發明創造進行評價，它是創造性判斷的輔助考量因素。基于商業成功認定要求保護的技術方案具備創造性，需要同時滿足以下兩個條件：一是技術方案的實施能夠創造較高的社會經濟價值、促進社會經濟發展；二是商業成功是由技術方案本身直接導致。
關于條件一，基于商業成功對發明創造授予專利權的合理性基礎是技術方案對社會的經濟價值，故認定商業成功的關鍵在于技術方案的實施能夠創造較高的社會經濟價值、促進社會經濟發展。僅產品市場銷量大，并不一定意味著獲得了專利法意義上的商業成功。就本案來說，手機計步的作用在于記錄手機用戶的運動步數。一些公司、學校及商家等對用戶手機步數進行排名，并對完成一定手機步數任務的用戶進行獎勵、提供優惠等，是為了激勵用戶通過運動提升身體素質，養成健康生活方式。涉案專利所要求保護的技術方案只是一種帶有手機放置空間的可搖擺的機械裝置，如果手機開啟了自動計步功能，則手機內置的陀螺儀、震動傳感器、重力感應器等硬件及帶有計步功能的軟件將誤以為手機用戶處于運動狀態而記錄步數。專利權人所主張的用途本質是虛構步數，幫助手機用戶以欺騙手段獲取獎勵、完成任務或達到某種既定目的，這將使手機計步軟件失去原有的正向功能和效果，不符合主流的社會規范和期待，基于此所取得的巨大市場銷量不應當被認定為專利法意義上的商業成功。
關于條件二，涉案專利的技術方案只是實現手機自動持續擺動，而計步功能是由手機本身的軟件及硬件實現的。消費者購買專利產品或未經許可實施涉案專利的產品，主要是為了虛構行走步數以獲取獎勵、完成任務等，產品銷量并非本專利技術方案本身直接導致，而是與虛構手機步數所帶來的不當利益相關。
從上述兩個角度考量，包某關于涉案專利取得了商業成功因而應認定其權利要求1具備創造性的主張，亦不能成立。
綜上，最高人民法二審判決：駁回上訴，維持原判。
因當事人爭議未涉及涉案發明創造是否屬于專利保護客體問題，故判決未對此進行評價。
該案豐富了通過商業成功認定專利具備創造性的條件，具有一定參考價值。
文章來源：最高人民法院知識產權法庭
