- 【2024-12-02】外觀設計專利單獨對比的特殊情形
【弁言小序】
在判斷涉案專利是否符合我國專利法第九條第一款、第二十三條第一款的規定時，均應當遵循單獨對比原則，即將涉案專利與一項外觀設計單獨進行比較，不得將涉案專利與多項外觀設計組合后進行對比。值得注意的是，單獨對比原則要求僅使用一項外觀設計與涉案專利進行對比，但并未限制僅使用一篇對比文件進行對比，因為一項外觀設計也可能記載在多篇對比文件中。根據《專利審查指南》相關規定，對于套件產品外觀設計、相似外觀設計、組件產品外觀設計專利，適用單獨對比原則時，可以使用多篇對比文件進行對比。對于套件產品和相似外觀設計而言，一項專利權里包括多項獨立的外觀設計，上述各項外觀設計有可能記載在多篇對比文件中，對于組件產品而言，構成該組件產品的組件也可能記載在多篇對比文件中。本文主要探討上述組件產品的外觀設計單一對比的特殊情形。
【理念闡述】
專利法第九條第一款規定同樣的發明創造不得重復授權。對于外觀設計專利而言，同樣的發明創造包括相同和實質相同的兩種情形。
專利法第二十三條第一款規定授予專利權的外觀設計應當不屬于現有設計，也不存在抵觸申請。該條規定的立法初衷為鼓勵創新，專利權應當授予最先發明人。在先發明人在涉案申請的申請日前申請、在涉案申請的申請日后才公告獲得外觀設計專利權，該在先申請構成涉案申請的抵觸申請，根據不得重復授權原則，涉案申請不得授予專利權；如果在先發明人未在涉案申請的申請日前申請專利，也未公開其外觀設計，則該外觀設計既不是涉案申請的現有設計，也不是抵觸申請，不能影響涉案申請獲得專利權，在這種情況下，在先發明人只能擁有先用權。適用專利法第二十三條第一款時，無論是現有設計還是抵觸申請的判斷，也均包括外觀設計相同和實質相同兩種情形。
與上述立法初衷相應，適用專利法第九條第一款和專利法第二十三條第一款的規定時，均應當將涉案專利要求保護的外觀設計與一項對比設計進行單獨對比，不得將其與幾項外觀設計或者外觀設計特征進行組合后進行對比，即應遵循單獨對比原則。
在專利審查實踐中，還有些當事人誤認為單獨對比僅在專利法第二十三條第一款中適用，專利法第二十三條第二款則僅適用組合對比，即以為專利法第二十三條第二款僅能使用多項現有設計組合與涉案專利進行對比，不能使用一項現有設計與涉案專利進行對比。事實上，專利法第二十三條第二款也有僅使用一項現有設計對比的情形，兩者的區別在于，專利法第二十三條第一款的單獨對比，僅限于判斷涉案專利與一項現有設計相比是否“完全相同”或者屬于專利審查指南規定的“實質相同”的情形，專利法第二十三條第二款的單獨對比，則提出了更高的要求，需要綜合考慮影響整體視覺效果的各種因素，判斷涉案專利與一項現有設計是否具有明顯區別。
值得注意的是，無論是適用專利法第九條第一款、還是適用專利法第二十三條第一、第二款，對于外觀設計專利而言，單獨對比原則均要求以一項對比設計與涉案專利進行對比，但并不限于一篇對比文件進行對比。對于套件產品的外觀設計專利、相似外觀設計專利而言，因為一項專利權里包括多項獨立的外觀設計，因此可以用不同的對比設計與其對應的各項外觀設計分別進行對比，上述不同的對比設計也可能記載于不同的對比文件中。對于組件產品而言，其由多個構件組成，在申請外觀設計專利時，既可以申請由多個構件組成的組件產品的外設計專利，也可以將多個構件分別單獨申請外觀設計專利，因此在組件產品的外觀設計專利與相應多個構件的外觀設計專利之間，也存在適用專利法第九條第一款以及專利法第二十三條第一款的情況。《專利審查指南》第四部分第五章第5.2.1節規定，涉案專利是由組裝在一起使用的至少兩個構件的產品的外觀設計的，可以將其與構件數量相對應的明顯具有組裝關系的構件結合起來作為一項對比設計與涉案專利進行對比。上述組件產品的對比，雖然使用了多篇對比文件，但用于對比的仍然是一項外觀設計，因此符合單一對比原則。這種情形的適用有嚴格的條件限制，一是要求該對比設計的構件數量與涉案專利一一對應，二是構件之間具有明顯組裝關系，其不同于專利法第二十三條第二款的多項外觀設計組合對比，因為專利法第二十三條第二款的多項外觀設計組合對比沒有上述條件限制，在現有設計中有相應組合啟示的情況下，可以將多項現有設計或者現有設計特征進行拼合和替換。
【案例演繹】
在名稱為“藍牙耳機及充電倉”的外觀設計專利無效宣告請求案中，涉案專利為帶有充電倉的無線藍牙耳機。簡要說明中記載其用途為音頻傳輸以及給藍牙耳機充電、收納，設計要點在于產品的形狀。
請求人主張使用證據1和證據2來證明涉案專利不符合專利法第二十三條第一款的規定，其理由是：涉案專利是由組裝在一起使用的兩個構件構成的產品的外觀設計，可以將兩個明顯具有組裝關系的構件結合起來作為一項對比設計與涉案專利進行對比。證據1是耳機倉，證據2是耳機，雖然這是兩份單獨的對比文件，但是二者與涉案專利的構件數量相對應，且證據1的耳機倉與證據2的耳機明顯具有組裝關系，故可以將證據1與證據2結合起來作為一項對比設計，用于與涉案專利進行對比。證據1和證據2的申請日均早于涉案專利申請日，公開日晚于涉案專利申請日，構成涉案專利的抵觸申請。涉案專利組件1的電池倉與證據1實質相同，涉案專利組件2和組件3的耳機與證據2相同。因此，涉案專利不符合專利法第二十三條第一款的規定。
合議組認為，從涉案專利授權公告圖片看，涉案專利保護的是一種組件產品的外觀設計，其由組件1所示充電倉和組件2、組件3所示藍牙耳機組成，藍牙耳機可放置于充電倉內。證據1的產品名稱為耳機，從其授權圖片看，該耳機為無線耳機，證據2的產品名稱為耳機套，證據1和證據2設計人和專利權人均為李慧，申請日均為2021年10月18日，為同一人同一日申請的兩項外觀設計專利，授權公告日分別2022年2月8日和2022年3月1日，均屬于在涉案專利申請日前申請、在涉案專利申請日后公開的外觀設計專利，可用于評價涉案專利是否符合專利法第二十三條第一款的規定。證據1的無線耳機與證據2的耳機套用途相對應，根據一般消費者對無線耳機類產品的常識性了解，無線耳機可放置于耳機套內，無線耳機需充電后使用，通常情況下耳機套通常兼具充電倉的用途，兩者經常作為一項產品整體出售。因此證據1的無線耳機與證據2的耳機套明顯具有組裝關系，可以組裝為一項產品的外觀設計。同時，涉案專利由組件1所示充電倉，組件2、組件3所示耳機這三個構件組成，涉案專利組件1對應證據1記載的耳機套，涉案專利組件2、組件3對應證據2組件1、組件2所示的耳機，上述構件一一對應。綜上所述，證據1和證據2與涉案專利構件數量相應、明顯具有組裝關系，屬于專利審查指南規定的可以結合起來作為一項外觀設計與涉案專利進行對比的情形。涉案專利的藍牙耳機和充電倉和耳機在視覺上相互獨立，在功能上相互聯系，一般消費者會獨立觀察充電倉和耳機，進而對其產品的外觀設計產生整體視覺印象。將涉案專利的組件1與證據1相比，兩者的形狀基本相同，主要區別在于涉案專利組件1底部有一長方形槽口，該區別屬于局部細微變化，因此兩者實質相同；將涉案專利的組件2、組件3分別與證據2的組件2、組件1相比，兩者的形狀基本相同，僅有局部細微區別，構成實質相同。因此，涉案專利請求保護的一項“藍牙耳機及充電倉”的外觀設計與證據1、證據2結合起來的一項“耳機套和耳機”的外觀設計實質相同，屬于同樣的外觀設計，不符合專利法第二十三條第一款的規定。
綜上，專利法第二十三條第一款旨在避免對已經存在的外觀設計重新授予專利權，一是該外觀設計不屬于現有設計，二是該外觀設計不存在抵觸申請。專利法第九條第一款則要求同日申請的外觀設計也不得重復授權。在適用上述條款時要遵循外觀設計單獨對比原則，即應當將涉案專利要求保護的外觀設計與一項對比設計進行單獨對比，不得將其與幾項外觀設計或者外觀設計特征進行組合對比。但需要注意是，一項對比設計不等同于一份對比文件，對于組件產品的外觀設計，當有證據證明一項外觀設計的不同組件存在于多份對比文件中時，可以使用該多份對比文件記載的與涉案專利組件數量相同、明顯具有組裝關系的組件結合起來作為一項外觀設計與涉案專利進行對比。（鐘華 董勝 彭蓁業 作者單位：國家知識產權局專利局復審和無效審理部）
文章來源：中國知識產權網
