- 【2024-12-12】專利申請日之后補充提交的實驗數據的采納與證明力
專利申請日之后補充提交的實驗數據的采納與證明力
——(2021)最高法知行終832號
近期,最高人民法院知識產權法庭審結一起涉及“從有機氨基硅烷前體制備氧化硅薄膜的方法”發明專利(以下簡稱本專利)的無效行政糾紛二審案件,對專利申請日之后補充提交的實驗數據予以采信,體現了對中外權利人合法權益的依法平等保護。
本專利的權利人系某材料美國公司,權利要求1請求保護一種在底物上形成氧化硅薄膜的方法。金某以本專利不具備專利法規定的創造性等為由,請求宣告本專利權全部無效。針對金某提出的無效宣告請求,專利權人提交了其在本專利實質審查過程中針對第四次審查意見通知書的答復意見作為反證5,該反證5為補充實驗數據。國家知識產權局作出決定,維持本專利權有效。金某不服該決定,提起行政訴訟。一審法院判決駁回金某的訴訟請求。
金某不服一審判決,提起上訴,主張反證5擬證明的技術效果不能從本專利說明書中明確得到,反證5不能被采信,本專利權利要求1相對于證據1不具備創造性。
最高人民法院二審認為:反證5能否采信直接決定本專利實際解決的技術問題以及現有技術是否存在相關的技術教導,進而影響本專利是否具備創造性的結論。對于專利權人在申請日之后補充提交實驗數據,并主張該數據能夠證明其專利具備創造性的,可以從如下方面予以審查:一是審查該實驗數據及相應證據是否具備真實性、合法性和關聯性,以決定是否應予采納;二是審查其是否同時滿足以下兩個條件:專利文件明確記載或者隱含公開了該實驗數據擬直接證明的待證事實;該實驗數據不能用于彌補專利文件的固有內在缺陷。
關于本案反證5是否應予采納,由于無效審查中最接近的對比文件往往與專利申請中記載的最接近的現有技術不同,比較對象具有不確定性,因此,針對本專利限定的二異丙基氨基硅烷(DIPAS)相對于無效審查中最接近的對比文件證據1公開的二正丙基氨基硅烷(DNPAS)是否存在本專利說明書中表述的優選效果,可以通過補交實驗數據的方式進行證明。從本專利說明書公開記載的內容可知,雖然本專利說明書中沒有明確提及二正丙基氨基硅烷(DNPAS),但本專利在完成發明創造時已經關注到二異丙基氨基硅烷(DIPAS)是制備低刻蝕率氧化硅薄膜的優選前體,二異丙基氨基硅烷(DIPAS)相比于其他氨基硅烷前體而言更加穩定,具有比其他硅烷前體更長的壽命。反證5針對的是二異丙基氨基硅烷(DIPAS)與二正丙基氨基硅烷(DNPAS)穩定性效果的比較,目的是證明本專利明確記載的二異丙基氨基硅烷(DIPAS)比多種其他類似化合物前體,包括二正丙基氨基硅烷(DNPAS)以及二乙基氨基硅烷(DEAS)等具有更好的穩定性,并非是用于彌補專利文件存在未充分公開的內在缺陷。該補交實驗數據與本專利說明書中記載的二異丙基氨基硅烷(DIPAS)是穩定的,并且具有比許多其他硅烷前體更長的壽命存在關聯,故可予以采納。
關于該實驗數據是否應予采信,需要審查其使用的測試方法是否客觀可信。加速老化測試是所屬技術領域技術人員驗證化學產品穩定性采用的實驗手段,通常是將產品放置在比正常儲存或使用環境更嚴格或惡劣的條件下,在較短的時間內測定材料在正常使用條件下發生變化的方法,預估材料在室溫下存儲的穩定性和壽命,其實驗原理和操作步驟是所屬技術領域技術人員公知的。反證5中的部分實驗使用了ASTM F1980-07的方法進行加速老化,該方法是進行加速老化實驗的一個具體實施方案,依據化學反應速率常數隨溫度變化關系的經驗公式,用來說明降解反應速率隨溫度的變化而變化,溫度越高,降解反應應速率越大。反證5可以證明二異丙基氨基硅烷(DIPAS)前體比許多其他類似的前體化合物具有更高的穩定性,該技術效果在評價本專利實際解決的技術問題時應當予以考慮。
二審判決認為,金某沒有舉證證明所屬技術領域技術人員知曉選擇二異丙基氨基硅烷作為硅烷前體存在更好穩定性的技術效果。在證據1并沒有教導通過改進前體提高穩定性的技術構思下,所屬領域技術人員沒有動機選擇證據1所公開的二正丙基氨基硅烷進行改進。證據1并未將提高穩定性的研發方向聚焦到前體,不存在明確的技術教導。被訴決定和一審判決認定本專利相對于證據1、證據1和公知常識的結合具備創造性,應予維持。故二審判決駁回上訴,維持原判。
關于接受補充實驗數據的條件,(2019)最高法知行終33號行政判決明確了需要滿足的積極條件和消極條件,即原專利申請文件應當明確記載或者隱含公開了補充實驗數據擬直接證明的待證事實,以及申請人不能通過補充實驗數據彌補原專利申請文件的固有內在缺陷。本案中,專利權人提交的補充實驗數據即反證5符合上述條件,應當采納。本案在上述裁判規則基礎上,進一步詮釋了使用補充實驗數據證明專利技術方案具備創造性的審查認定,尤其是針對專利權人無法預測審查員或請求人引用現有技術的情況。本案對于專利申請日之后補充提交實驗數據的依法審查具有一定借鑒意義。
文章來源:最高人民法院知識產權法庭