- 【2024-07-09】涉外定牌加工引發商標侵權糾紛，法院終審判決……
作為對外貿易的重要組成部分，涉外定牌加工一般是國內加工方接受境外委托方的委托，按境外委托方指定的商標生產產品，并將產品全部交付境外委托方且由其在境外銷售，境外委托方向國內加工方支付加工費的一種貿易方式，其性質實為承攬合同關系。在涉外定牌加工商標侵權案件中，如果國內加工方使用了委托方在境外注冊的商標，而該商標與他人在國內的注冊商標相同或近似，那么該行為是否構成商標侵權呢？
近日，上海知識產權法院針對一起涉外定牌加工商標侵權案件作出終審判決，就上述問題給出了答案。法院指出，涉外定牌加工行為與一般委托加工行為的重要區別在于，受托人所制造的產品均銷往境外，相應產品上所貼附的商標不會導致國內相關公眾產生混淆，亦不會破壞我國商標法所保護的商標識別功能，原則上不會對國內注冊商標專用權產生損害，不構成商標侵權。
定牌加工引糾紛
2021年3月20日，重慶神馳進出口貿易有限公司（下稱神馳公司）向我國洋山海關申報出口美國1臺汽油發電機組，商品上標有“PREDATOR”標識。同年3月22日，洋山海關向福州亞瑪機電有限公司（下稱亞瑪公司）出具《確認知識產權侵權狀況通知書》，載明其查獲神馳公司申報出口美國的上述汽油發電機組涉嫌侵犯亞瑪公司在海關總署備案的知識產權，并告知亞瑪公司如確認該批貨物侵權可請求海關扣留貨物。同年3月25日，亞瑪公司請求海關對上述汽油發電機組予以扣留。洋山海關于同年6月24日出具的《扣留侵權嫌疑貨物通知書》載明，因亞瑪公司申請，海關對神馳公司出口的上述發電機組予以扣留。同年8月4日，洋山海關作出《進出口貨物知識產權狀況通知書》，結論為不能認定上述貨物是否侵犯亞瑪公司相關知識產權。
神馳公司提供的商標使用授權書相關材料顯示，Harbor公司在美國獲準注冊了“PREDATOR”商標，核定使用在汽油發動機商品上。Harbor公司授權神馳公司使用“PREDATOR”商標，僅用于生產Harbor公司的產品且產品僅可分銷給Harbor公司。
神馳公司表示，其從2019年底才開始與Harbor公司洽談，并在2021年3月20日才首次向Harbor公司發送涉案發電機產品的樣品供檢測，其并未進行任何正式的商業化的委托定牌加工生產活動，不存在任何對“PRED-ATOR”標識的商標性使用行為。
對于神馳公司生產并出口涉案汽油發電機組1臺的行為是否侵犯亞瑪公司的“PREDATOR”商標專用權，上海市浦東新區人民法院經審理認為，神馳公司在定牌生產過程中系在國外注冊商標核定使用的項目上規范使用“PREDATOR”商標，而且加工產品最終向美國出口。涉案產品為1臺送往美國實驗室的樣機，不進入中國市場，從產品性質來看該樣機回流至中國市場的可能性微乎其微，并不影響亞瑪公司的“PREDATOR”商標在國內市場上發揮正常識別區分功能，不會導致消費者對商品來源產生混淆。綜上，法院認為神馳公司的涉案定牌加工行為不構成商標侵權行為。
亞瑪公司隨后向上海知識產權法院提起上訴，主張國內的民事主體所獲得的境外商標的使用授權不能作為不侵犯國內注冊商標專用權的抗辯事由。
神馳公司辯稱，涉案汽油發電機組系其經國外商標權利人擁有合法注冊商標專用權而授權生產，在涉案產品全部出口至美國的情況下，其已盡合理審查和注意義務，而且涉案產品作為樣品不可能流入國內市場，其被訴行為不存在導致混淆誤認的可能，也不會導致任何混淆后果，亞瑪公司的商標權利不會受到任何影響，其涉外定牌加工行為不應被認定為構成商標侵權。
是否侵權終厘清
該案中，神馳公司的被訴侵權行為表現形式為接受境外商標權利人的委托，制造涉案產品并在產品上貼附商標，產品全部銷往境外，上述行為即國際貿易術語中通常所說的涉外定牌加工行為。上海知識產權法院指出，涉外定牌加工行為與一般的委托加工行為的重要區別在于受托人所制造的產品均銷往境外，對于該行為是否侵犯國內商標權利人的商標專用權，應在商標法有關商標侵權行為的基本框架下，基于不同的場景進行區別對待，以更有效地實現各方利益的平衡。
上海知識產權法院同時認為，未經許可使用商標行為對注冊商標專用權的損害主要表現為商標識別功能的損害，以及對商標固有的禁用權的損害。對于在我國申請注冊的商標，無論是對商標識別功能的保護，還是對商標固有的禁用權的保護，其均是在我國地域范圍之內進行。就涉外定牌加工行為而言，由于加工產品全部銷往境外，相應產品上所貼附的商標不會導致國內相關公眾產生混淆，亦不會破壞我國商標法所保護的商標識別功能，原則上不會對國內注冊商標專用權產生損害。
此外，上海知識產權法院認為，被訴行為是否構成商標性使用行為只是侵權判斷的要件之一，如果有證據證明被訴行為不滿足其他商標侵權構成要件，則可認定該行為不構成商標侵權，無需再行判斷其是否構成商標性使用行為。具體到該案，涉案產品為1臺樣機，而且沒有證據顯示神馳公司在國內銷售過該產品，該樣機本身再次回流國內的可能性微乎其微，不會對亞瑪公司的涉案商標專用權造成損害，不構成商標侵權。如果認定被訴行為構成商標侵權，則會導致當事人間的利益失衡，并阻礙正常的加工產業的發展。
綜上，法院判決駁回了亞瑪公司的上訴請求，維持一審判決。
“該案提醒其他定牌加工企業，接受定牌加工委托的經營主體應做好相關合規工作，建立定牌加工委托法律關系前，要審核委托方是否擁有出口國合法商標權利證明，以及該商標是否在有效期內，所生產的商品是否在該商標權利證明核定商品范圍之內，并通過出口國知識產權部門等機構公開渠道查驗其真實性。同時，要審查相同商標是否在我國享有注冊商標專用權及注冊商標專用權人的相關情況，如果在我國享有注冊商標專用權的經營主體并非定牌加工委托方或與該委托方無關聯關系，就要格外謹慎；對于在我國不享有相應注冊商標專用權的，在委托合同中一定要明確，委托方定牌加工產品銷售區域在合法商標權利證明所在地，不得在我國進行銷售。”北京卓緯律師事務所合伙人、律師孫志峰表示，如果定牌加工企業遇到海關查扣或商標訴訟，建議立刻與委托方取得聯系，了解國內權利人與委托方之間的關系，尋求解決策略。同時，要重新審視委托加工合同內容及履行過程中是否盡到注意義務，并組織整理相關證據，做好相關答辯和應訴準備。（記者：王國浩）
文章來源：中國知識產權網
