【案情介紹】
A公司為一家生產(chǎn)照明設備公司,主營產(chǎn)品中需要使用一種特殊外觀的燈桿,B公司擁有該燈桿的外觀設計專利。A公司與B公司簽訂了《專利實施許可合同》,取得了該專利的一般授權(quán),雙方約定B公司保證該專利的有效性,如有發(fā)生專利權(quán)屬的糾紛,由B公司承擔相應責任。合同簽訂后,A公司遂開始大批量生產(chǎn)該產(chǎn)品并投放于市場。
2019年4月,C公司以A公司為被告向廣州市知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟,認為A公司生產(chǎn)并銷售的產(chǎn)品侵犯了其外觀設計專利權(quán),要求A公司停止生產(chǎn)該產(chǎn)品并賠償損失。C公司指其持有法院的生效判決,證明所有的該外觀設計專利權(quán)申請日早于B公司,且處于有效法律狀態(tài)。A公司去找B公司商談,B公司辯稱,其所提供的專利也是合法有效的,且該產(chǎn)品是由A公司生產(chǎn)的,即使要賠償,也是由A公司賠償。那么A公司是否應當承擔賠償責任呢?
【律師說法】
記者采訪了廣東港宏律師事務所的鄭桂英律師,鄭桂英律師經(jīng)過分析指出,要想了解A公司是否需要承擔賠償責任,要從以下幾個方面理解。
首先,確定A公司的產(chǎn)品是否侵犯了C公司的外觀設計專利權(quán)。我國的外觀設計專利因為僅作形式審查,取得某一產(chǎn)品的外觀設計專利授權(quán),并不能代表該授權(quán)是穩(wěn)定而有效的,可能會因侵犯他人在先權(quán)利無效,亦有可能因喪失新穎性而無效。《專利法》第23條規(guī)定,授予專利權(quán)的外觀設計不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。由于C公司有生效的法院判決證明其權(quán)利的穩(wěn)定性與合法性,作為后申請的B公司的同類專利,可能會被認定為無效專利。如果該專利無效,則A公司因并未得到C公司的授權(quán),則構(gòu)成對C公司外觀設計專利權(quán)的侵權(quán)。
其次,如果A公司確實侵犯了C公司的外觀設計專利,那么侵權(quán)后果由誰來承擔呢?《中華人民共和國合同法》第342條規(guī)定:技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同包括專利實施許可合同;第349條規(guī)定:技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的讓與人應當保證自己是所提供的技術(shù)的合法擁有者,并且保證所提供的技術(shù)完整、無誤、有效,能夠達到約定的目標;第353條規(guī)定:受讓人按照約定實施專利、使用技術(shù)秘密侵害他人合法權(quán)益的,由讓與人承擔責任,但當事人另有約定的除外。本案中,雙方形成的外觀專利實施許可合同合法有效,屬于合同法規(guī)定的技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同。B公司作為技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的讓與人,應當保證所提供的外觀專利設計無誤,能夠達到受讓人實施專利許可的目的。如果,A公司作為受讓人在按照讓與人提供的專利實施專利過程中,被認定使用的外觀設計專利侵犯了C公司的在先專利權(quán),對此,B公司未能確保其許可A公司實施的外觀專利不會侵害他人在先專利權(quán),存在過錯。
而且,根據(jù)A/B雙方簽訂的《專利實施許可合同》,雙方約定B公司保證該專利的有效性,如有發(fā)生專利權(quán)屬的糾紛,由B公司承擔相應責任。故,雖然侵權(quán)產(chǎn)品并非由B公司生產(chǎn),但侵權(quán)后果應由B公司承擔。鄭律師最后指出,專利權(quán)利的穩(wěn)定性、有效性比較復雜,取得某一專利許可,并不一代表該許可就是合法有效的。在實際經(jīng)濟操作中,要意識到此類風險的存在,通過在合同中明確約定責任分配的方式,保護好合法權(quán)益。
本報記者 袁輝 簡錦儀
文章來源:中國打擊侵權(quán)假冒工作網(wǎng)
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