- 【2025-01-15】違反合同約定申請專利不應享有專利權
違反合同約定申請專利不應享有專利權
——（2022）最高法知民終2951號
近日，最高人民法院知識產權法庭審結一起涉及化工領域的發明專利權屬糾紛，認定在有合同明確限制的情況下，技術受讓方未經技術提供方許可，擅自利用提供方提供的技術方案提出專利申請，即使在提供方技術方案基礎上作出了一定的改進，但由于違背了合同約定和提供方的意愿，受讓方也不能當然因其改進而享有專利權。
上海某工程機械制造有限公司（以下簡稱上海某公司）起訴主張，安徽某某有限公司（以下簡稱安徽某公司）名下的名稱為“一種丙交酯的純化系統及純化方法”發明專利（以下簡稱涉案專利）的絕大部分技術特征來自上海某公司及其關聯公司提供的技術，請求確認涉案專利權歸上海某公司所有。
一審法院審理查明：2018年7月，上海某公司的關聯公司某化工有限公司與安徽某公司的關聯公司某國際貿易有限公司簽署名為“聚乳酸裝置供貨的基礎工程設計，技術服務及其專屬設備”的合同（以下簡稱A合同），約定某化工有限公司為某國際貿易有限公司提供建設聚乳酸裝置的基礎工程設計工藝包、技術服務及工藝設備。2018年9月，上海某公司與安徽某公司就“丙交酯精餾裝置項目”簽署合同，合同約定上海某公司向安徽某公司提供用于丙交酯精餾裝置項目的相關產品和設計工藝，并提供技術服務。某化工有限公司出具《聲明》，對于某化工有限公司根據A合同向某國際貿易有限公司提供的技術，在中國大陸申請專利和擁有專利的權利歸屬于上海某公司。安徽某公司于2019年申請涉案專利并于2020年獲得授權。
一審法院認為，從專利申請和授予的審查記錄來看，上海某公司、安徽某公司均對涉案專利技術方案的實質性特點作出了創造性的貢獻，且難以區分貢獻大小，應推定雙方對涉案專利權共有，判決確認上海某公司為涉案專利的共有權人。上海某公司、安徽某公司均不服一審判決，分別提起上訴。
最高人民法院二審查明，A合同第6章權利限制部分約定在未得到某化工有限公司事先同意的情況下，某國際貿易有限公司不得將在本合同內獲得的任何信息及文件透露給任何第三方。2019年2月，某國際貿易有限公司、安徽某公司與某化工有限公司簽署轉讓協議，約定將A合同轉讓給安徽某公司，安徽某公司承擔某國際貿易有限公司在A合同項下的權利和義務。經技術對比，涉案專利權利要求1的絕大部分技術特征來自上海某公司及其關聯公司向安徽某公司提供的技術方案，且涉案專利申請在第一次審查后，為體現相對于對比文件的創造性，安徽某公司對原權利要求1進行了部分修改，加入的技術特征可視為對涉案專利的“突出的實質性特點”所作出的技術貢獻，這些技術貢獻在上海某公司及其關聯公司向安徽某公司提供的技術方案中均有所體現。
最高人民法院認為，專利法所稱發明人，是指對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人。安徽某公司在上海某公司及其關聯公司通過合同向其提供的整體技術方案基礎上，進行了部分技術特征的改進后形成的技術方案，經國家知識產權局實質審查，獲得了專利權，雙方對于涉案專利技術方案均做出了貢獻。但是，根據在案證據，上海某公司及其關聯公司對涉案專利相對于現有技術的突出的實質性特點作出了主要貢獻，安徽某公司在其中作出的技術貢獻所占比例較小。在有合同明確限制的情況下，安徽某公司未經許可，擅自利用上海某公司及其關聯公司提供的技術方案提出專利申請，即使在該技術方案基礎上作出了一定的改進，但由于違背了合同約定和上海某公司的意愿，安徽某公司也不能當然因其改進而可以享有涉案專利權。對上海某公司而言，在涉案專利技術方案被公開后，其已被動失去了對自身知識產權保護方式的選擇權，如果再與安徽某公司共享涉案專利權，權利行使上還會受到共有專利權人的牽制。判決權利共有不能充分保護上海某公司應當享有的合法權益，也不利于技術成果的順暢轉化利用。安徽某公司違背了誠信原則，具有明顯過錯，且在整體涉案專利技術方案中作出的技術貢獻較小。因此，最高人民法院二審改判上海某公司為涉案專利權人。
本案二審判決結果有利于防止具有明顯過錯的主體將他人的技術方案通過申請專利的方式據為己有，有效保護了技術交易中技術提供方的合法權益，對在技術合同履行中因改進他人提供的非公開技術方案所產生的專利權屬糾紛的裁判具有一定的參考價值。
文章來源：最高人民法院知識產權法庭
